Лицензионный договор

Стороны договора: лицензиар и лицензиат. Как и в договоре об отчуждении исключительного права, на стороне лицензиара и лицензиата может быть специальный субъект. Например, пользователями исключительного права на товарный знак могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Предмет договора: лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах.

Объект договора: исключительное право.

Существенные условия договора:

- предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат (патент, свидетельство);

- способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Форма договора: письменная с государственной регистрацией в Роспатенте или ином органе.

Особенности договора

Лицензионный договор аналогичен договору аренды в материальном праве собственности. По лицензионному договору лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены самим договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности. Если такая территория в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах.

Использование результата интеллектуальной деятельности способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права.

При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав, лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Виды лицензионных договоров

- предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

- предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Сублицензионный договор (сублицензия)

При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу (сублицензионный договор). По этому договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

К сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре.

Принудительная лицензия

В ряде случаев суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении ему на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). Принудительная лицензия имеет место тогда, когда правообладатель отказывается добровольно заключить договор при неиспользовании прав на творческие объекты.

Например, согласно ст. 1362 ГК РФ, если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение 4-х лет, а полезная модель - в течение 3-х лет, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, то любое лицо, желающее и готовое использовать такие объекты интеллектуальной деятельности, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование их на территории РФ

В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Суммарный размер платежей за принудительную лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать.

Аналогичным образом оформляется принудительная лицензия на селекционное достижение. Согласно ст. 1423 ГК РФ, по истечении 3-х лет со дня выдачи патента на селекционное достижение любое лицо, желающее и готовое использовать селекционное достижение, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ такого селекционного достижения.

Открытая лицензия

Патентообладатель может подать в Роспатент заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (т.н. открытой лицензии).

Условия лицензии сообщаются патентообладателем в Роспатент, который публикует сведения об открытой лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Если патентообладатель в течение 2-х лет со дня публикации сведений об открытой лицензии не получал письменных предложений о заключении лицензионного договора, то по истечении 2-х лет он может подать ходатайство об отзыве своего заявления об открытой лицензии. Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Что составляет предмет лицензионного договора?

2. Как называются стороны лицензионного договора?

3. Что составляет объект лицензионного договора?

4. Каковы существенные условия лицензионного договора?

5. Какие бывают разновидности лицензионного договора?

6. Что такое исключительная и неисключительная лицензии?

7. Каков аналог лицензионного договора в материальном праве собственности?

Кроме специальных договоров, посредством которых ГК РФ предусмотрел прямую передачу прав, существуют и факультативные (дополнительные) договоры, посредством которых также возможна передача исключительных прав.

К числу таких факультативных договоров относятся договоры продажи и аренды предприятия, договор коммерческой концессии (франчайзинга), доверительного управления, простого товарищества, о залоге.

Договор купли-продажи предприятия напрямую не передает права на объекты интеллектуального творчества, но посредством этого договора исключительные права, входящие в состав предприятия как единого имущественного комплекса, могут быть переданы вместе с предприятием.

Договор аренды предприятия по объекту (предприятие, в состав которого могут быть включены исключительные права) имеет ту же форму, но не передает права собственности на предприятие. При аренде происходит передача прав владения и пользования объектом аренды. Если в состав предприятия входят исключительные права на творческие объекты, то они передаются в пользование вместе с предприятием.

Договор коммерческой концессии, также именуемый франчайзингом, предусматривает использование комплекса исключительных прав (например, нескольких объектов интеллектуального творчества), деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме. Договор коммерческой концессии в остальном схож с лицензионным договором, и не случайно законодатель применил к нему субсидиарное (дополнительное) применение норм лицензионного договора.

По договору доверительного управления доверительному управляющему передается имущество в доверительное управление на определенный срок. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Поскольку исключительное право относится к имущественным правам, структурно входящим в понятие имущества, то и исключительное право на творческие объекты также может быть объектом договора доверительного управления. Это же подтверждает ст. 1013 Гражданского кодекса РФ, согласно которой объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

Договор о залоге заключается в обеспечение какого-либо основного договора, например, кредитного. И если по основному договору существенным образом нарушаются обязательства, залогодержатель (лицо, «содержащее» залог) может удовлетворить свои требования из заложенного имущества. Пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» определенно подтвердил, что исключительные права на объекты интеллектуальной собственности (в т.ч. средства индивидуализации товара) могут находиться в залоге.

При обращении взыскания на предмет залога (в нашем случае - исключительные права) залогодержатель может обратиться в суд или самостоятельно подвергнуть взысканию исключительные права. В последнем случае необходимо, чтобы в договоре о залоге или другом соглашении было условие о внесудебном порядке обращения взыскания.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Какие объекты интеллектуальной собственности вы знаете?

2. Что такое регистрационные и нерегистрационные объекты?

3. Каковы инструментарии передачи прав на объекты интеллектуальной собственности?

4. Что такое факультативные договоры по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности? Какие договоры к ним относятся?

5. Что такое интеллектуальные права? Каковы их назначение и конструкция?