Исключительного права

Ю.А.ФЕДОРОВА,

старший преподаватель

кафедры гражданского права

юридического факультета

Белорусского государственного

университета

Материал подготовлен с использованием

правовых актов по состоянию

на 8 января 2015 г.

Правовое регулирование:

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее - ГК);

Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее - НК);

Закон Республики Беларусь от 17.05.2011 N 262-З "Об авторском праве и смежных правах";

Закон Республики Беларусь от 28.10.2008 N 433-З "Об основах административных процедур" (далее - Закон об основах административных процедур);

Закон Республики Беларусь от 16.12.2002 N 160-З "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы" (далее - Закон о патентах на изобретения);

Закон Республики Беларусь от 17.07.2002 N 127-З "О географических указаниях" (далее - Закон о географических указаниях);

Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 N 214-З "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (далее - Закон о правовой охране топологий интегральных микросхем);

Закон Республики Беларусь от 13.04.1995 N 3725-XII "О патентах на сорта растений" (далее - Закон о патентах на сорта растений);

Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 N 2181-XII "О товарных знаках и знаках обслуживания" (далее - Закон о товарных знаках);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 N 346 "О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)" (далее - постановление);

Инструкция о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), утвержденная постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 N 6 (далее - Инструкция);

Положение об официальных изданиях Национального центра интеллектуальной собственности, утвержденное постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 26.09.2005 N 12 (далее - Положение).

Определение договора уступки исключительного права

В соответствии с пунктом 1 статьи 984-1 ГК договором уступки исключительного права признается соглашение, по которому одна сторона (правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в полном объеме другой стороне.

Согласно статье 980 ГК результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг являются объектами права интеллектуальной собственности.

Договор уступки исключительного права - единственный договор, по которому правообладатель отчуждает исключительное право на объект права интеллектуальной собственности другому субъекту.

Сфера применения договора уступки исключительного права

Договор уступки исключительного права может быть заключен в отношении следующих объектов права интеллектуальной собственности:

1) произведения литературы, науки и искусства, компьютерной программы, базы данных (объекты авторского права);

2) исполнения, фонограммы, передачи организации эфирного или кабельного вещания (объекты смежных прав);

3) изобретения, полезной модели, промышленного образца (объекты патентного права);

4) сорта растения, топологии интегральной микросхемы (нетрадиционные объекты права интеллектуальной собственности).

Согласно пунктам 1, 2 статьи 22 Закона о товарных знаках договор уступки исключительного права может быть заключен в отношении товарного знака и (или) знака обслуживания при условии, что его заключение не станет причиной введения в заблуждение потребителей относительно товаров, маркированных товарным знаком, или их изготовителя.

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона о географических указаниях не допускается заключение договора уступки исключительного права в отношении географического указания. В силу пункта 1 статьи 983, пункта 1 статьи 984-1 ГК не допускается заключение договора уступки исключительного права в отношении секрета производства (ноу-хау). Согласно пункту 1 статьи 1016 ГК исключительное право на фирменное наименование может быть уступлено только в случае отчуждения предприятия в целом как имущественного комплекса.

Форма договора уступки исключительного права

В соответствии с пунктом 3 статьи 984-1 ГК договор уступки исключительного права заключается в письменной форме и подлежит регистрации в случаях, предусмотренных законодательными актами. Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет недействительность договора уступки исключительного права.

Законодательными актами установлено требование о регистрации договоров уступки исключительного права, заключаемых в отношении следующих объектов права интеллектуальной собственности:

1) изобретения, полезной модели, промышленного образца (пункт 6 статьи 36 Закона о патентах на изобретения);

2) товарного знака и (или) знака обслуживания (статья 24 Закона о товарных знаках);

3) сорта растения (пункт 1 статьи 28 Закона о патентах на сорта растений);

4) топологии интегральной микросхемы (часть первая статьи 7 Закона о правовой охране топологий интегральных микросхем).

Шаг 1. Составление заявления о регистрации договора уступки исключительного права (далее - заявление).

Согласно части второй пункта 6 Инструкции заявление должно быть составлено на русском или белорусском языке. Если заявление составлено на другом языке, к нему прилагается его перевод на русский или белорусский язык, заверенный стороной (сторонами) договора либо ее (их) представителем (представителями). При этом в заявлении обеспечивается транслитерация иностранных наименований сторон договора.

В силу части первой пункта 7 Инструкции заявление должно содержать:

1) указание на вид действия, за совершением которого обратилось уполномоченное лицо;

2) сведения о сторонах договора уступки исключительного права (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и место жительства физического лица);

3) адрес для переписки и контактный телефон;

4) перечень прилагаемых документов.

В соответствии с частью второй пункта 7 Инструкции заявление должно относиться к одному договору уступки исключительного права и быть подписано стороной (сторонами) договора либо ее (их) представителем (представителями). От имени юридического лица заявление должно быть подписано руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности, фамилии, собственного имени и отчества (если таковое имеется).

Шаг 2. Подача заявления.

Согласно части первой подпункта 1.3, подпункту 1.4 пункта 1 постановления заявление подается в государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной собственности" (далее - патентный орган), которое и осуществляет регистрацию договора уступки исключительного права <1>.

--------------------------------

<1> В соответствии с частью второй подпункта 1.11 пункта 1 постановления договоры уступки исключительного права, заключаемые в отношении изобретений, охраняемых на основании евразийских патентов, регистрируются в Евразийской патентной организации.

Согласно части первой подпункта 1.12 пункта 1 постановления договоры уступки исключительного права, заключаемые в отношении товарных знаков и (или) знаков обслуживания, зарегистрированных по международной процедуре, регистрируются Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

К заявлению в силу подпункта 1.4.1 пункта 1 постановления прилагаются следующие документы:

1) договор уступки исключительного права в трех экземплярах (два экземпляра - подлинники, один экземпляр - заверенная заявителем копия).

В соответствии с частью первой пункта 8 Инструкции представляемая в патентный орган копия договора уступки исключительного права заверяется стороной (сторонами) договора либо ее (их) представителем (представителями). Вместо заверенной копии по желанию заявителя в патентный орган может быть представлен дополнительный экземпляр оригинала договора уступки исключительного права.

Если договор уступки исключительного права составлен на иностранном языке, то согласно части второй пункта 8 Инструкции в патентный орган кроме оригиналов договора и его копии представляются два экземпляра перевода договора уступки исключительного права на русский или белорусский язык, заверенных стороной (сторонами) договора либо ее (их) представителем (представителями);

2) доверенность (в случае ведения дел через представителя);

3) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины <2>;

4) патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, свидетельство на топологию интегральной микросхемы, товарный знак и (или) знак обслуживания соответственно или несколько охранных документов в случае, если договор заключен в отношении нескольких объектов права интеллектуальной собственности (подпункт 1.4.2 пункта 1 постановления).

--------------------------------

<2> В соответствии с пунктом 68 приложения 23 к НК регистрация договора уступки исключительного права должна быть оплачена патентной пошлиной в размере 100 дол. США и дополнительно 50 дол. США за каждые (свыше одного) патент, свидетельство, если по договору предоставляется (передается) исключительное право по нескольким патентам, свидетельствам. Согласно подпункту 1.8.3 пункта 1 статьи 262, подпункту 6.40 пункта 6 статьи 264 НК данная патентная пошлина уплачивается до подачи заявления.

В силу части второй пункта 6 Инструкции к языку, на котором должны быть составлены документы, подаваемые с заявлением, применяются те же правила, что и к языку, на котором должно быть составлено само заявление.

Согласно части первой пункта 6 Инструкции заявление и прилагаемые к нему документы подаются в патентный орган непосредственно или направляются по почте. В них не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов или иных не оговоренных в них исправлений.

В силу пункта 3 Инструкции заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в патентный орган только после публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, регистрации товарного знака и (или) знака обслуживания, топологии интегральной микросхемы и в период действия исключительного права на них.

Шаг 3. Рассмотрение заявления.

В соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 постановления патентный орган при рассмотрении заявления осуществляет проверку:

1) наличия документов, необходимых для регистрации договора уступки исключительного права;

2) соответствия документов, необходимых для регистрации договора уступки исключительного права, установленным требованиям;

3) соответствия положений договора уступки исключительного права, представленного на регистрацию, законодательству о праве интеллектуальной собственности в части: наличия у сторон договора уступки исключительного права правомочий на его заключение; предмета договора; вида передачи прав; объема передаваемых прав. Согласно части второй пункта 10 Инструкции иные условия договора уступки исключительного права, в частности относящиеся к цене, порядку и условиям расчетов между сторонами, патентным органом не проверяются.

В силу пункта 11 Инструкции в отношении наличия у сторон договора уступки исключительного права правомочий на его заключение патентным органом проверяются:

1) принадлежность передаваемого по договору исключительного права на соответствующий объект права интеллектуальной собственности согласно сведениям государственных реестров <3>;

2) соответствие наименования и места нахождения юридического лица, фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), места жительства физического лица сведениям соответствующих государственных реестров;

3) полномочия сторон на подписание договора.

--------------------------------

<3> В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона о патентах на изобретения патентный орган регистрирует изобретения в Государственном реестре изобретений Республики Беларусь, полезные модели - в Государственном реестре полезных моделей Республики Беларусь, промышленные образцы - в Государственном реестре промышленных образцов Республики Беларусь. Согласно пункту 1 статьи 12 Закона о товарных знаках патентный орган регистрирует товарные знаки и (или) знаки обслуживания в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь. В силу пункта 1 статьи 17 Закона о патентах на сорта растений патентный орган регистрирует сорта растений в Государственном реестре охраняемых сортов растений Республики Беларусь. В соответствии с частью первой статьи 13 Закона о правовой охране топологий интегральных микросхем патентный орган регистрирует топологии интегральных микросхем в Государственном реестре топологий интегральных микросхем Республики Беларусь.

В соответствии с пунктом 12 Инструкции в отношении предмета договора уступки исключительного права патентным органом проверяются:

1) соответствие сведений об объекте права интеллектуальной собственности, указанных в договоре, сведениям соответствующих государственных реестров;

2) состояние правовой охраны объекта права интеллектуальной собственности на момент осуществления процедуры регистрации договора (действие патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, регистрации товарного знака и (или) знака обслуживания, исключительного права на топологию интегральной микросхемы);

3) наличие ранее зарегистрированных договоров в отношении предмета представленного на регистрацию договора.

При наличии ранее зарегистрированных договоров в отношении предмета представленного на регистрацию договора проверяется, не противоречат ли его положения условиям ранее заключенных договоров в отношении вида передачи прав, объема передаваемых прав.

Согласно пункту 13 Инструкции в отношении вида передачи прав по договору уступки исключительного права патентным органом проверяется наличие в договоре условий о передаче (уступке) исключительного права на объект права интеллектуальной собственности.

Принимая во внимание специфику договора уступки исключительного права, в том числе установленную в пункте 1 статьи 984-1 ГК возможность уступки исключительного права на объект права интеллектуальной собственности только в целом, патентный орган не проверяет такой договор, представленный для регистрации, на предмет объема передаваемых прав. Речь идет, прежде всего, о территории, в отношении которой заключен договор. Вместе с тем в силу пункта 14 Инструкции патентным органом проверяется соотношение в договоре уступки исключительного права на товарный знак и (или) знак обслуживания товаров и (или) услуг, в отношении которых передается исключительное право, с товарами и услугами, для которых знак зарегистрирован. Кроме того, следует помнить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона о товарных знаках уступка исключительного права на товарный знак и (или) знак обслуживания возможна как в отношении всех товаров и (или) услуг, для которых он зарегистрирован, так и части из них.

Согласно подпункту 1.6 пункта 1 постановления патентный орган рассматривает заявление в течение одного месяца с момента его поступления в патентный орган со всеми документами, необходимыми для регистрации договора уступки исключительного права. Указанный срок на основании подпункта 1.10 пункта 1 постановления может быть продлен, но не более чем до двух месяцев.

Шаг 4. Вынесение решения.

В течение срока, указанного выше (по общему правилу один месяц с момента поступления в патентный орган заявления со всеми необходимыми для регистрации договора уступки исключительного права документами), патентный орган принимает одно из двух решений:

1) о регистрации договора уступки исключительного права;

2) об отказе в регистрации договора уступки исключительного права.

В соответствии с пунктом 22 Инструкции патентный орган отказывает в регистрации договора уступки исключительного права в случаях, предусмотренных статьей 25 Закона об основах административных процедур:

1) если отсутствуют предусмотренные законодательством об административных процедурах основания для ее осуществления;

2) если заинтересованным лицом представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям законодательства, в том числе подложные, поддельные или недействительные документы;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

При отказе в регистрации договора уступки исключительного права патентный орган направляет лицу, подавшему заявление, мотивированное решение об отказе в регистрации договора и возвращает ему представленные на регистрацию документы, за исключением заявления, документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, и заверенной копии договора.

В силу пункта 23 Инструкции решение патентного органа о регистрации либо отказе в регистрации договора уступки исключительного права может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

Шаг 5. Регистрация договора уступки исключительного права.

Согласно части первой пункта 17 Инструкции при вынесении положительного решения по результатам рассмотрения заявления патентный орган регистрирует договор уступки исключительного права в Государственном реестре лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь.

В соответствии с частью первой пункта 18 Инструкции на каждой странице представленного на регистрацию оригинала договора уступки исключительного права, включая приложения, и его заверенной копии, за исключением страницы, содержащей подписи сторон, проставляется штамп подразделения патентного органа, осуществившего регистрацию договоров. На странице, содержащей подписи сторон, ставится штамп, содержащий надпись "Зарегистрировано в Национальном центре интеллектуальной собственности", дату, номер регистрации и подпись уполномоченного лица.

В силу части второй пункта 18 Инструкции, если представленный на регистрацию договор уступки исключительного права составлен на иностранном языке, штамп подразделения патентного органа, осуществившего регистрацию договора, проставляется на каждой странице оригинала договора, а на представленных в патентный орган экземплярах перевода договора штампы проставляются в порядке, определенном выше.

Согласно пункту 19 Инструкции при регистрации договора уступки исключительного права в патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, свидетельство на товарный знак и (или) знак обслуживания, топологию интегральной микросхемы патентный орган вносит запись о передаче (уступке) исключительного права на соответствующий объект права интеллектуальной собственности. Кроме того, при регистрации договора уступки исключительного права на товарный знак и (или) знак обслуживания, заключенного в отношении части товаров и (или) услуг, для которых зарегистрирован знак, на имя лица, которому уступается исключительное право, производится выдача свидетельства. Свидетельство выдается в соответствии с осуществленной регистрацией товарного знака и (или) знака обслуживания в отношении выделенной части товаров и (или) услуг, исключительное право на которые уступлено.

Шаг 6. Извещение о регистрации договора уступки исключительного права.

В соответствии с пунктом 20 Инструкции патентный орган направляет лицу, подавшему заявление, извещение о регистрации договора уступки исключительного права. К извещению прилагаются оригиналы договора, за исключением экземпляра договора, остающегося на хранении в патентном органе (заверенной копии договора или дополнительного экземпляра оригинала договора). Если договор уступки исключительного права составлен на иностранном языке, то кроме оригиналов договора лицу, подавшему заявление, направляется экземпляр перевода договора.

Шаг 7. Публикация сведений о зарегистрированном договоре уступки исключительного права.

В силу пункта 21 Инструкции сведения о зарегистрированном договоре уступки исключительного права, включая сведения о номере государственной регистрации договора, виде договора, наименовании сторон договора, номере охранного документа (патента или свидетельства), в установленном порядке публикуются в официальном бюллетене патентного органа <4>.

--------------------------------

<4> В соответствии с пунктом 9 Положения официальный бюллетень патентного органа состоит из таких изданий, как официальный бюллетень "Изобретения. Полезные модели. Промышленные образцы", официальный бюллетень "Товарные знаки и знаки обслуживания. Наименования мест происхождения товаров", официальный бюллетень "Сорта растений". Согласно пунктам 23, 29, 39 Положения именно в указанных изданиях официального бюллетеня патентного органа публикуются сведения о соответствующих зарегистрированных договорах уступки исключительного права.

Документ предоставлен КонсультантПлюс