Передача прав на объекты ИС

В соответствии с законодательством РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (РИД) или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу или предоставления другому лицу права использования соответствующих РИД или средства индивидуализации в установленных договором пределах на основе лицензионного договора. Однако практика лицензионной деятельности не ограничивается двумя указанными выше типами соглашений. Вопросы разделения и передачи прав на РИД являются важнейшей частью договоров на выполнение НИОКР, присутствуют в трудовых контрактах, договорах о совместной деятельности, учредительных договорах, а также ряде других соглашений. Кроме того, в сфере ИС развита практика заключения соглашений, предшествующих договорам о передаче прав интеллектуальной собственности. Примерная классификация соглашений в сфере интеллектуальной собственности приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Примерная классификация соглашений в ИС

Предлицензионные соглашения. Практика заключения соглашений, предшествующих договорам о передаче интеллектуальных прав, связана, в частности, с тем, что, несмотря на требование к заявочной документации на изобретение обеспечить возможность воспроизводства соответствующей технологии или сложного объекта, на практике, даже внимательно изучив описание изобретения, реализовать соответствующее техническое решение удается далеко не всегда. В связи с этим, с одной стороны, при продаже объектов ИС передаются права на использование технологии, а, с другой стороны, одновременно передается сама технология (изобретение, база данных, информация и т.д.) в виде технической документации, экспериментальных, макетных или опытных образцов. Информация о технологии, как правило, конфиденциальна, поэтому процесс передачи технологии, обычно осуществляется постепенно, по мере того как продавец и покупатель убеждаются в серьезности намерений партнера и соответствии передаваемой технологии заявленным параметрам и характеристикам.

Договор о намерениях, как предлицензионное соглашение, несет такую же смысловую нагрузку, как любой другой протокол о намерениях. Несмотря на то, что при подписании такого соглашения не возникает никаких обязательств, стороны письменно фиксируют понимание намерений друг друга и принимают ряд обязательств, таких как, например, обязательство ограничить на определенный период переговоры с третьими лицами о передаче лицензии на технологию. Кроме того, в предшествующем лицензионному соглашению договоре о намерениях могут быть систематизированы сферы сотрудничества сторон по промышленному освоению лицензируемой технологии, а также ориентировочная программа соответствующих мероприятий. Таким образом, сам факт подписания договора о намерениях свидетельствует о серьезности намерений сторон.

Основная цель соглашения о конфиденциальности – защита информации о передаваемой технологии, особенно, если по лицензионному соглашению передаются защищенные патентами секреты производства. Причем, несмотря на то, что такое соглашение не содержит раздела о взаимных расчетах, оно имеет весьма определенный экономический смысл. Коммерческая ценность конфиденциальной информации сохраняется до тех пор, пока эта информация не известна третьим лицам и к ней отсутствует свободный доступ. При разглашении или утечке конфиденциальной информации ее ценность (рыночная стоимость) падает до нуля, а в этом не заинтересован ни продавец, ни, как правило, покупатель, так же заинтересованный в получении дополнительных доходов от использования этой информации.

Опционное соглашение, как правило, предшествует договору о передаче ноу-хау. В этой ситуации конфиденциальный характер информации о технологии создает определенные трудности при ее передаче стороне по договору. С одной стороны, продавец боится преждевременно раскрывать информацию, а, с другой стороны, покупатель не может быть уверен в соответствии объекта сделки своим ожиданиям без детального ознакомления с его описанием. Иногда покупателю для принятия решения требуется проверка возможности реализации ноу-хау у себя на производстве и нередко для этого нужна именно та информация, которую продавец скрывает. С другой стороны, преждевременное раскрытие информации дает возможность потенциальному покупателю воспользоваться ноу-хау без заключения сделки. Для разрешения этой проблемы перед заключением лицензионного договора часто используется такая форма договорных отношений, как опционное соглашение. Такое соглашение позволяет продавцу ноу-хау ознакомить покупателя с информацией без риска бесплатного раскрытия ноу-хау и использования его покупателем при формальном отказе от сделки. Фактически вознаграждение по опционному соглашению выплачивается потенциальному лицензиару за возможность ознакомления с конфиденциальной информацией, за риск, связанный с ее раскрытием, за временную приостановку маркетинговых усилий продавца по реализации технологии.

К числу предлицензионных соглашений, на наш взгляд, следует также отнести предварительное лицензионное соглашение, вступающее в силу после получения охранного документа и содержащее основные положения будущего лицензионного соглашения, а также договоры между заявителями и авторами о механизмах использования и распоряжения исключительными правами и распределении соответствующих доходов.

Договоры отчуждения интеллектуальных прав. По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на РИД или на средство индивидуализации в полном объеме заинтересованной стороне. Исключительное право на РИД или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, например, в случаях уступки патента на изобретения или товарного знака, то исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.

При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права на РИД или на средство индивидуализации прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Лицензионные соглашения.Несмотря на отличия, обусловленные природой различных видов РИД, а также предмета их правовой охраны, лицензионные соглашения для всех видов ИС имеют ряд общих и обязательных для согласования условий, таких как срок, территория, объем выпускаемой продукции и т.п., которые дают определенную свободу выбора альтернатив при обсуждении соглашения между лицензиатом и лицензиаром. Кроме того, каждое их этих условий может оказывать существенное влияние на стоимость лицензии, поэтому важнейшим правилом лицензионной практики является то, что цена лицензии может быть рассчитана только после обсуждения всех условий соглашения.

По лицензионному договору правообладатель (в данной ситуации - лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне -лицензиату право использования РИД, причем лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Предмет. Лицензионный договор обязательно должен предусматривать предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой РИД или средство индивидуализации, а также способы их использования. Право использования РИД или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В зависимости от объема передаваемых исключительных прав различают неисключительную и исключительную лицензии. Неисключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, а исключительная - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается неисключительной. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные для лицензионных договоров разных видов [1].

Форма. Лицензионный договор заключается в письменной форме и в случаях лицензирования объектов промышленной собственности подлежит государственной регистрации. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора [1].

Территория. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации [1].

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается [1].

Вознаграждение. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное, причем при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным [1].

В соответствии с законодательством РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании РИД или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании РИД или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования РИД или средства индивидуализации в установленных договором пределах. Использование РИД или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, является незаконным и влечет ответственность за нарушение исключительного права.

При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

Основные формы расчетов по лицензионным соглашениям приведены на рис.3.

Рисунок 3 – Формы денежных поступлений правообладателю [15]

В лицензионное соглашение целесообразно также включать условия контроля лицензиаром за выплатой роялти в форме, например, элемента ежегодной аудиторской проверки. Однако, как показывает личный опыт автора, именно это условие в России нередко "пугает" и отталкивает потенциального лицензиата от заключения договора. Это, по-видимому, именно российская специфика, обусловленная в ряде случаев непрозрачностью финансовой отчетности некоторых предприятий.

В случаях, предусмотренных законодательством, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования РИД, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).

Следует также отметить такую форму комплексной передачи интеллектуальных прав как франчайзинг. Согласно определению Всемирной организации интеллектуальной собственности франшиза - это договор, по которому одно лицо (правообладатель), имеющее систему ведения определенной деятельности, разрешает другому лицу использовать эту систему согласно требованиям владельца франшизы в обмен на вознаграждение. Эта разновидность договорных отношений рассматривается как одна из наиболее прогрессивных систем организации бизнеса.

По договору франшизы франшизер предоставляет франшизанту весь комплекс принадлежащих ему прав на интеллектуальную собственность (товарные знаки, изобретения, ноу-хау, объекты авторского права) на льготной основе. Более того, франшизер оказывает постоянную организационную, техническую и коммерческую помощь.

Интерес обеих сторон очевиден: условия договора франшизы позволяют франшизеру контролировать франшизинговую сеть как свою собственную дистрибьюторскую сеть; а франшизант покупает бизнес, конкурентоспособность которого обеспечена исключительными правами франшизера. В российском законодательстве аналогом франшизы является договор коммерческой концессии.

Вопросы для проверки

Вопросы:

1. Назовите субъекты и наиболее часто встречающиеся объекты интеллектуальных прав.

2. Назовите формы передачи прав на объекты ИС.

3. Составьте полную классификацию соглашений в сфере ИС.

4. Определите сущность договора отчуждения прав.

5. Сформулируйте основные требования к лицензионному соглашению.