Вопрос 7. Правовая охрана секретов производства («Ноу-хау»)

ГК РФ первоначально не использовал термин "ноу-хау", употребляя вместо него выражение "служебная и коммерческая тайна", хотя в действительности служебная и коммерческая тайна и ноу-хау неравноценны. С принятием части 4 ГК эта неточность устранена. В ней как равноценные используются термины "секрет производства" и "ноу-хау" (посвящена полностью глава 75)

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Можно выделить следующие признаки охраняемого объекта:

- секрет производства - это определенная информация.

- характер информации, составляющей содержание секрета производства, правового значения не имеет. К секретам производства (ноу-хау), строго говоря, могут быть отнесены не только сведения о результатах интеллектуальной деятельности, но и иные сведения, если они отвечают требованиям, определенным в ст. 1465 ГК;

- в отличие от патентного права, в отношении секретов производства отсутствует требование новизны. Самостоятельное исключительное право на секрет производства можно получить даже в отношении решения, уже найденного и используемого другим лицом, если только соответствующие сведения сохраняются в тайне. Даже в случае перехода сведений в категорию общеизвестных не исключен их последующий возврат к статусу секретов производства - при утрате ими общеизвестности.

- сведения, составляющие секрет производства, имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность. Т.е. не требуется доказывать существующую востребованность данной информации на рынке. Важно лишь, чтобы данные сведения в принципе могли кого-то заинтересовать.

- сведения, являющиеся секретом производства, должны быть неизвестны третьим лицам. Это не означает, что такая неизвестность должна быть абсолютной, когда информацией владеет лишь одно лицо. При использовании секрета производства также может потребоваться предоставление доступа к соответствующим сведениям другим лицам (консультантам, работникам и т.д.). Главное, чтобы соответствующие сведения не стали общедоступными;

- к сведениям, составляющим секрет производства, у третьих лиц нет общего свободного доступа на законном основании. Приниматься во внимание должны только законные основания получения доступа;

- сведения могут составлять секрет производства, если обладатель таких сведений ввел в отношении их режим коммерческой тайны. Согласно пункту 1 статьи 3 ФЗ от 29.07.2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" коммерческая тайна - это режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доход, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Т.е., коммерческая тайна - это совокупность различных мер, обеспечивающих конфиденциальность соответствующей информации (может быть принятие локального акта предприятия, инструкция, пометка «коммерческая тайна» на соответствующих документах, подписка с сотрудников о неразглашении и т.д.). Объем принимаемых мер должен быть адекватен ценности информации

Субъект исключительного права на секрет производства (статья 1466).

В главе 75 ГК нет каких-либо ограничений в отношении субъектов права на секрет производства. Однако установленная в ст. 1465 ГК обязательность введения в отношении соответствующих сведений режима коммерческой тайны указывает на тот факт, что субъектом является лицо, осуществляющее предпринимательскую (преимущественно, коммерческую) деятельность. Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, может приобрести право использования секрета производства по лицензионному договору. Это связано с тем, что сведения, составляющие содержание секрета производства, могут использоваться и вне сферы предпринимательской деятельности. Российское законодательство не содержит запретов или ограничений для иностранных юридических и физических лиц применительно к обладанию правом на секрет производства. К таким лицам будут применяться те же правила, что и к субъектам российского права (п. 1 ст. 2 ГК).

Содержание исключительного права на секрет производства (статья 1466).

Согласно п. 1 с. 1466 ГК обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Существует возможность одновременной принадлежности прав на секрет производства разным лицам (п. 2 ст. 1466). Обязательным условием такого одновременного обладания одинаковыми исключительными правами является лишь добросовестное и независимое от других правообладателей приобретение сведений, составляющих содержание секрета производства. Источник информации о применяемом секрете производства значения не имеет при его добросовестном получении всеми субъектами.

Любые лица, приобретшие сведения, составляющие содержание охраняемого секрета производства на условиях, определенных правообладателем, должны их соблюдать. С другой стороны, запрещается завладевать данной информацией с нарушением указанных условий. Гражданско-правовые последствия такого нарушения предусмотрены в ст. 1472 ГК.

К нарушениям права на секрет производства относится как неправомерное получение сведений, составляющих содержание секрета производства, так и разглашение, а также использование (иначе говоря, практическое применение) указанных сведений. На случай, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором, ГК устанавливает обязанность нарушителя исключительного права на секрет производства, а также бывшего обладателя исключительного права на секрет производства, лицензиара или лицензиата, работника, нарушившего такое исключительное право, возместить убытки правообладателя. Однако если лицо, использовавшее секрет производства, не знало и не должно было знать о незаконности такого использования, то ответственность такого лица за использование секрета производства исключается (п. 2 ст. 1472).

Объекты, в которых незаконно реализованы соответствующие секреты производства, считаются контрафактными.

Срок действия права на секрет производства не установлен. В силу ст. 1467 ГК исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. По общему правилу, если информация стала общедоступной, то вернуться в прежнее состояние невозможно (за редкими исключениями).

Переход исключительного права на секрет производства (статьи 1468, 1469).

Основными формами предусмотренного в п. 1 ст. 1466 ГК распоряжения исключительным правом на секрет производства являются договор об отчуждении исключительного права на секрет производства и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства.

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на секрет производства в полном объеме приобретателю исключительного права на этот секрет производства (п. 1 ст. 1468 ГК).

Особенности договора об отчуждении исключительных прав на ноу-хау:

1. Согласно статье 432 ГК условие о предмете договора является существенным. Следовательно, в договоре или в приложении к нему предмет договора, т.е. сам секрет производства должен быть раскрыт максимально подробно, т.к. о его существовании и содержании известно лишь одной стороне.

2. Сохранение конфиденциальности секрета при его отчуждении. ГК прямо устанавливает (ст. 1468) обязанность лица, распорядившегося своим правом, сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на этот объект, сколь долго бы это ни продолжалось.

3. Секрет производства не всегда возможно реализовать, также он не всегда является экономически рентабельным. Для успешной реализации ноу-хау в приложении к договору следует предусматривать инструкции по установке, эксплуатации. С этим же связаны описание в договоре объема и характера представляемой приобретателю документации, оказание прежним правообладателем технической помощи и т.д.

Отчуждаются права на секрет производства, а не сам секрет.

Исключительное право на секрет производства может отчуждаться только в полном объеме, его нельзя делить (например, по территории).

По лицензионному договору обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1469 ГК). Здесь могут быть определены территория использования секрета производства, формы использования и т.д. В лицензионном договоре может быть установлен и срок, на который предоставляется право. Если срок действия лицензионного договора не указан в договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок (п. 2 ст. 1469 ГК).

Как и в случаях с другими результатами интеллектуальной деятельности, лицензионный договор об использовании секрета производства может предусматривать предоставление лицензиату исключительной или неисключительной (простой) лицензии. Во втором случае лицензиар сохраняет право выдачи лицензий другим лицам, в первом - он этого права не имеет. Если вид лицензии прямо не определен в договоре, она предполагается неисключительной (п. 2 ст. 1236 ГК).

Стороны могут согласовать в лицензионном договоре условия, относящиеся к совершенствованию соответствующего результата интеллектуальной деятельности, в частности определить, обязаны ли они уведомлять друг друга о сделанных улучшениях, на каких условиях будут лицензироваться эти улучшения и т.д. П. 3 статьи 1469 ГК прямо возлагает на лицензиара обязанность сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора. ГК обязывает лицензиата сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Предоставление лицензиатом права использования секрета производства третьим лицам по сублицензионным договорам возможно только при письменном согласии лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК), которое может быть выражено как непосредственно в лицензионном договоре, так и в ином документе.

Одной из характерных особенностей лицензионных договоров в отношении секретов производства является наличие в таких договорах разного рода ограничительных положений (касающихся территории использования, объемов производства, сотрудничества с третьими лицами, ограничения возможности приобретения определенных комплектующих у третьих лиц и т.д.).

Действие лицензионного договора может прекратиться в случаях, предусмотренных договором, а также при прекращении самого исключительного права на секрет производства (п. 4 ст. 1235 ГК).

В отличие от лицензионных договоров, в отношении запатентованных объектов для договоров на секреты производства не существует обязанности регистрировать договор.

Секреты производства, созданные в рамках служебных отношений или при выполнении договора (статьи 1470, 1471).

Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю (п. 1 ст. 1470 ГК). В целом это правило не отличается от предусмотренных ГК в отношении иных результатов интеллектуальной деятельности. Но есть и важная особенность: на работника возлагается обязанность сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства независимо от того, создал ли такой работник результат интеллектуальной деятельности или соответствующие сведения стали известны работнику лишь в связи с выполнением своих служебных обязанностей.

Если секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, то в соответствии со ст. 1471 ГК исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю). Не имеет значения, являлась ли работа, при выполнении которой получен секрет производства, основным предметом договора или нет. Указанное распределение прав на секрет производства может быть изменено договором.