Глава 6. Охрана маркетинговых обозначений

§ 6.1. Общие положения

Для обозначения производимых товаров, поставляемых на рынок (market), их производители используют маркетинговые обозначения:

- фирменное наименование;

- товарный знак;

- наименование места происхождения товара;

- указание происхождения товара;

- доменное имя.

За исключением доменного имени, остальные объекты давно используются для обозначения товаров и их производителей, и во многих странах они являются охраняемыми. В 1883 г. Парижская конвенция признала их охрану на международном уровне, причем товарным знакам посвящена большая часть Конвенции, чем изобретениям и промышленным образцам.

Причина такого положения заключается в том, что любые обозначения товаров легко копировать и использовать для маркировки аналогичных товаров иных производителей. Если основной производитель добился устойчивого рыночного положения и репутации на рынке за счет выпуска высококачественной продукции, его конкуренты часто стараются свою менее качественную продукцию обозначать теми же знаками. В результате потребитель может по неведению и незнанию приобрести некачественную продукцию и разочароваться в ней. Таким образом, неправомерное использование маркетинговых обозначений основного производителя ведет к снижению его доходов и прибыли, а также к ущербу репутации. Ущерб репутации сказывается и на снижении доходов от реализации новой продукции.

Другими словами, свободное использование маркетинговых обозначений противоречит экономическим интересам законного производителя товаров, но выгодно имитаторам аналогичной продукции. Именно по этой причине во многих странах свободное использование маркетинговых обозначений поставлено вне закона. В системе интеллектуальной собственности охрана маркетинговых обозначений оказалась потому, что они используются для обозначения товаров, в которых воплощены креативные объекты интеллектуальной собственности.

Охрана маркетинговых обозначений представляет собой средство обеспечения прав и интересов производителей товаров. Дело в том, что для выпуска альтернативной продукции необходимо много времени и ресурсов, тогда как чужие обозначения на малоизвестной продукции могут легко использоваться. Именно такое использование маркетинговых обозначений наносит наибольший ущерб основным производителям.

Представление о маркетинговых обозначениях, несмотря на его простоту и естественность, является новым в системе интеллектуальной собственности, в экономике и маркетинге <1>. Это понятие можно определить так:

--------------------------------

<1> См.: Судариков С.А. Интеллектуальная собственность. С. 524 - 528.

Маркетинговые обозначения - это указания участников рыночных отношений, в частности, производителей и выпускаемых ими товаров, организаций и лиц, оказывающих или предоставляющих услуги (бытовые, социальные, транспортные, финансовые, инновационные, инвестиционные, консалтинговые и т.д.).

Обычно в системе интеллектуальной собственности маркетинговые обозначения называют способами индивидуализации юридических лиц и индивидуализации товаров и услуг.

Использование понятия "маркетинговые обозначения" представляется предпочтительнее, чем "способы индивидуализации", поскольку оно:

- отражает рыночное (marketing) предназначение обозначений;

- выражает сущность и назначение обозначений;

- не содержит противоречий и неточностей, свойственных понятию "способы индивидуализации".

Во многих странах термин "способы индивидуализации" вообще не используется.

§ 6.2. Фирменные наименования

Гражданский кодекс Российской Федерации установил два вида наименований юридических лиц - фирменное наименование и коммерческое обозначение, разместив их в разных местах и считая их различными объектами. К сожалению, при формировании соответствующих норм разработчики Гражданского кодекса проигнорировали положения Парижской конвенции.

В оригинальном (французском) тексте Парижской конвенции используется термин "nom commercial", а в английском - "trade name". Однако в официальном русском тексте Конвенции используется только термин "фирменное наименование" <1>, поэтому введение в Гражданский кодекс Российской Федерации понятия "коммерческое обозначение" противоречит русскому тексту Парижской конвенции, где признается только понятие "фирменное наименование".

--------------------------------

<1> См.: Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Женева: ВОИС, 1990. N 201(R).

Несмотря на это, в литературе экономической или маркетинговой направленности очень часто используют прямые переводы французского и английского терминов, т.е. "коммерческое обозначение", "коммерческое имя", "коммерческое наименование", а также "торговое имя" или "торговое наименование". Все это создает ненужную путаницу, поскольку этим терминам придают разный смысл.

Фирменное наименование не определяется в гражданском законодательстве, однако такое определение можно установить.

Фирменное наименование - это название участника гражданского оборота, которое может не совпадать с его полным или сокращенным наименованием, регистрируемым в установленном порядке, но имеет с ним то или иное сходство.

В соответствии со ст. 8 Парижской конвенции, членом которой Советский Союз был с 1 июля 1965 г., а Российская Федерация продолжает в нем членство с 25 декабря 1991 г., "фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака" <1>. Другими словами, Парижская конвенция устанавливает, что фирменное наименование:

--------------------------------

<1> Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Женева: ВОИС, 1990. N 201(R). С. 22.

- является охраняемым объектом интеллектуальной собственности;

- имеет экстерриториальную охрану в странах Парижского союза;

- не требует регистрации.

Требование регистрации фирменного наименования заявлено в п. 1 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой "юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица" <1>.

--------------------------------

<1> Парламентская газета. 2006. 21 дек. N 214 - 215. Ст. 1428. С. 23.

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1475 предоставил юридическому лицу "исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц". Причем "исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования".

Данные положения Гражданского кодекса в отношении фирменных наименований противоречат ст. 8 Парижской конвенции и в соответствии со ст. ст. 26 и 27 Венской конвенции о праве международных договоров не должны применяться.

С другой стороны, в п. 1 ст. 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что юридические лица могут использовать для индивидуализации принадлежащих им предприятий "коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц" <1>. Эти положения Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении коммерческих обозначений соответствуют положениям Парижской конвенции для фирменных наименований, и только эти положения подлежат применению.

--------------------------------

<1> Парламентская газета. 2006. 21 дек. N 214 - 215. Ст. 1428. С. 9 - 26.

Таким образом, термины "фирменное наименование" и "коммерческое обозначение" следует признать синонимами и для соответствия Парижской конвенции к ним должны применяться только ст. ст. 1538 - 1541, но не ст. ст. 1473 - 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отсутствие требования регистрации фирменного наименования, установленное международными нормами, несомненно, осложняет охрану. Поэтому целесообразно выбирать и использовать фирменные наименования, которые сходны с регистрируемыми полными наименованиями участников гражданского оборота или товарными знаками.

Фирменное наименование в некотором отношении аналогично имени и фамилии человека, которые регистрируются органами ЗАГС. Иногда считают, что право на фирменное наименование сходно с личным неимущественным правом авторства, устанавливающим создателя того или иного объекта интеллектуальной собственности, например произведения, изобретения и т.д. С другой стороны, фирменное наименование устанавливает производителя того или иного товара. Однако такая аналогия и сходство не являются полными.

Во-первых, личное неимущественное право автора некоторого объекта интеллектуальной собственности обычно признается бессрочным, тогда как право на фирменное наименование не превышает времени существования соответствующего юридического лица.

Во-вторых, при плагиате авторского права изменяют имя автора, оставляя неизменным объект, а при "плагиате" фирменного наименования подменяют товар, а не наименование известного производителя товара.

В-третьих, авторское право возникает с момента создания произведения, а право на фирменное наименование - с момента регистрации соответствующего хозяйствующего субъекта.

§ 6.3. Эволюция охраны товарных знаков

Товарные знаки имеют давнюю историю. Тысячи лет тому назад на изготовлявшихся предметах, вещах, а также животных проставлялись клейма - специальные знаки для указания изготовителя или владельца. Такие отличительные знаки существовали во всех древних цивилизациях: Китае, Египте, Греции, Риме. При ремесленном производстве использовались знаки, идентифицирующие ремесленников или их гильдии.

Считается, что первый закон в отношении охраны прообразов товарных знаков был принят в 1266 г. в Англии. С 1373 г. помимо клейма производителя требовалось ставить клеймо гильдии, к которой относился мастер. Личные клейма представляли большую ценность, и их передача по наследству или по завещанию особо оговаривалась. В Европе широко применялись купеческие знаки для указания имени купца, поставляющего тот или иной товар. Подделка знаков запрещалась, и наказанием могла быть смертная казнь или отсечение правой руки.

Развитие промышленного производства товаров привело к постепенной замене знаков и клейм гильдий и ремесленников товарными знаками предприятий. В конце XIX в. во многих странах были введены в действие национальные законы по охране товарных знаков, например, в Российской империи с 1830 г. действовало Положение о клеймении изделий русских мануфактур, фабрик и заводов <1>. Закон о товарных знаках появился во Франции в 1857 г.

--------------------------------

<1> См.: Неболсин А.Г. Законодательство о фабричных и торговых клеймах в России и заграницею. СПб., 1886. С. 38 - 67.

В Российской империи в 1896 г. был принят Закон "О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)". После 1917 г. действие этого Закона изменено Декретом СНК "О товарных знаках" 1922 г., а в 1926 г. - Постановлением ЦИК и СНК СССР "О товарных знаках". В 1936 г. было принято Постановление "О производственных марках и товарных знаках", в котором введена особая форма товарного знака - торговая марка, что впоследствии привело к повсеместной путанице: товарный знак и торговая марка стали фактически считаться и использоваться как синонимы. В настоящее время только товарный знак является правовым термином, тогда как словосочетание "торговая марка" используется в основном в экономической литературе.

В 1962 г. принято Постановление Совета Министров СССР "О товарных знаках" <1>, в соответствии с которым государственные, кооперативные и иные общественные предприятия и организации были обязаны проставлять на выпускаемых ими товарах или на их упаковке товарные знаки, зарегистрированные в Государственном комитете СССР по делам изобретений и открытий. В 1991 г. был принят Закон СССР "О товарных знаках и знаках обслуживания" <2>, который не вступил в силу. С 2008 г. правовое положение товарных знаков и знаков обслуживания будет регулироваться Гражданским кодексом Российской Федерации.

--------------------------------

<1> См.: СП СССР. 1962. N 7. С. 59.

<2> См.: О товарных знаках и знаках обслуживания. М.: Поиск, 1991.

С точки зрения перевода термина "trade mark" на русский язык, правильным является "торговая марка", а по существу - "товарный знак", поскольку первый термин характеризует в основном производителя, а второй - товар. Впоследствии путаница усугубилась, поскольку наряду с термином "товарный знак" стали использовать новые, в частности "бренд", "логотип", "слоган" и т.д.

После распада Советского Союза в странах с переходной экономикой были приняты национальные законы об охране товарных знаков, например, в Российской Федерации 23 сентября 1992 г. принят Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". В последующем в этот Закон вносились многочисленные изменения, прежде всего для их соответствия международным договорам.

Международные нормы по охране товарных знаков установлены в ряде международных договоров.

Парижская конвенция в своей большей части посвящена правовой охране товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест и указаний происхождения товаров, а также фирменных наименований. Положение вполне объяснимое для конца XIX в., когда промышленное производство находилось на этапе бурного развития во многих странах и охрана товаров, услуг и производителей становилась очень актуальной.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков <1> принято в 1891 г. и пересматривалось в 1900 г. в Брюсселе, в 1911 г. - в Вашингтоне, в 1925 г. - в Гааге, в 1934 г. - в Лондоне, в 1957 г. - в Ницце, в 1967 г. - в Стокгольме, и изменено в 1979 г. Протокол к Мадридскому соглашению принят 27 июня 1989 г. и вступил в силу 1 декабря 1995 г. для первых четырех стран, ратифицировавших его.

--------------------------------

<1> См.: Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. Женева: ВОИС, 1998. N 204(R).

Советский Союз стал членом Мадридского соглашения 1 июля 1976 г., а Российская Федерация - 25 декабря 1991 г. членом Мадридского протокола Российская Федерация стала 10 июня 1997 г.

Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков <1> принято 15 июня 1957 г. и вступило в силу 8 апреля 1961 г., пересмотрено в Стокгольме 14 июля 1967 г., в Женеве - 13 мая 1977 г. и изменено в 1979 г. (Женевский акт). Международная классификация товаров и услуг регулярно пересматривается, и с 2002 г. действует ее восьмая редакция. Российская Федерация стала членом Соглашения 25 декабря 1991 г.

--------------------------------

<1> См.: Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Женева: ВОИС, 1997. N 292(R).

Венское соглашение об учреждении Международной классификации изобразительных элементов знаков <1> заключено 12 июня 1973 г., но вступило в силу через 12 лет - 9 августа 1985 г., а 1 сентября этого же года в него были внесены изменения. Соглашение установило Международную классификацию изобразительных элементов знаков, которые состоят из них или их содержат. С 1 января 2003 г. действует пятая редакция классификации, с 1 января 2008 г. будет действовать шестая редакция. В настоящее время лишь 23 страны являются членами этого соглашения, Российская Федерация им не является.

--------------------------------

<1> Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks. Geneva: WIPO, N 226(E). 2000; CLASS CD-ROM.

Договор о регистрации товарных знаков принят на Венской дипломатической конференции ВОИС 12 июня 1973 г. и вступил в силу в 1980 г. Договор предусматривал создание новой системы международной регистрации знаков, в которой регистрация знаков имела статус национальной регистрации, но для распространения регистрации на выбранные заявителем страны не требовалось согласия этих стран. Другими словами, международная регистрация могла действовать в любых странах без согласия этих стран. Это несомненное нарушение международного права привело к тому, что лишь пять стран стали членами этого договора. Сейчас трудно установить, кто инициировал создание и принятие столь реакционного договора. Нельзя же считать, что договор был предложен Буркина Фасо, Габоном, Конго, Того и СССР, которые его ратифицировали по профессиональной некомпетентности.

ВОИС старается забыть об этом Договоре, поэтому в огромном массиве информации можно найти лишь упоминания о нем <1>.

--------------------------------

<1> См.: Интеллектуальная собственность. Основные материалы ВОИС. Новосибирск: Наука, 1993. С. 163, 168.

Соглашение ТРИПС. Товарным знакам и знакам обслуживания посвящены ст. ст. 15 - 21, в которых установлены нормы в отношении охраняемых объектов, предоставляемых прав, исключения из охраны, срок охраны, требование использования, лицензирование и передача прав. Некоторые положения введены впервые на международном уровне.

Договор о законах по товарным знакам <1> принят на Дипломатической конференции в Женеве 27 октября 1994 г. и вступил в силу 1 августа 1996 г. Основное предназначение Договора - совершенствование регистрации товарных знаков на национальном и международном уровне. Договор применяется к знакам, относящимся к товарам (товарные знаки) и (или) услугам (знаки обслуживания). Договор не распространяется на коллективные, сертификационные и гарантийные знаки, а также на голографические знаки и знаки, не состоящие из визуальных обозначений, в частности на звуковые и обонятельные знаки. Российская Федерация является членом Договора с 11 июля 1998 г.

--------------------------------

<1> См.: Договор о законах по товарным знакам. Женева: ВОИС, 2000. N 225(R).

Сингапурский договор о законах по товарным знакам <1> принят 27 марта 2006 г. на Дипломатической конференции, созванной для пересмотра Договора о законах по товарным знакам и приведения его в соответствие с техническими достижениями последнего десятилетия. Договор регулирует процедуры регистрации и лицензирования товарных знаков и будет применяться к товарным знакам и знакам обслуживания. Новые правила применимы ко всем видам товарных знаков, кроме коллективных, сертификационных и гарантийных знаков. В договоре нет оговорки в отношении голографических знаков и знаков, не состоящих из визуальных обозначений, в частности звуковых и обонятельных знаков, следовательно, он может на них распространяться.

--------------------------------

<1> См.: Сингапурский договор о законах по товарным знакам. Женева: ВОИС, TIT/R/DC/30.

§ 6.4. Субъекты охраны

Товарные знаки признаются объектами, на которые не распространяется личное неимущественное право. Другими словами, товарные знаки могут иметь владельца, но не автора. Положение вполне объяснимое, поскольку товарный знак предназначен для отличия товаров одного производителя от аналогичных товаров других производителей. Таким образом, только производитель тех или иных товаров может быть субъектом права на товарный знак. Понятно, что право на товарный знак может быть передано по договору иным лицам. Кроме того, в силу ряда правовых оснований, например при реорганизации юридического лица, право на товарный знак может перейти к иным лицам.

В Гражданском кодексе Российской Федерации субъектами охраны товарных знаков признаются:

- юридические лица или индивидуальные предприниматели, производящие товары или предоставляющие услуги;

- правопреемники вышеуказанных лиц.

Все эти лица признаются обладателями исключительного права на товарный знак или знак обслуживания.

§ 6.5. Объекты охраны

В ст. 1 Закона СССР 1991 г. "О товарных знаках и знаках обслуживания" <1> и в ст. 1 Закона Российской Федерации 1992 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" <2> установлено, что товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

--------------------------------

<1> См.: О товарных знаках и знаках обслуживания. М.: Поиск, 1991.

<2> См.: Интеллектуальная собственность. М., 1992. N 1 - 2. С. 21.

В Гражданском кодексе Российской Федерации определение понятий "товарный знак" и "знак обслуживания" отсутствует, как отсутствует и определение терминов "однородные товары" и "однородные услуги". Такое положение нельзя считать правильным, поскольку оно позволяет патентному ведомству устанавливать и изменять соответствующие определения подведомственных актов в интересах тех или иных лиц.

Следует признать, что произвол патентного ведомства должен быть ограничен положениями Соглашения ТРИПС, обязательными для всех членов ВТО. В соответствии со ст. 15(1) этого Соглашения "любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком. Такие обозначения, в частности слова, включая имена лиц, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетание цветов, а также любое сочетание таких обозначений могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Если знаки по своему существу не обладают способностью к различению соответствующих товаров или услуг (relevant goods or services), страны могут поставить возможность регистрации знака в зависимость от различительной способности, приобретенной в процессе использования" <1>.

--------------------------------

<1> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994). Geneva: WIPO, N 223(E). 2000. P. 23.

Рассмотрим это положение подробнее.

Во-первых, использование выражения "товары или услуги" ошибочно, поскольку предприятия могут не только производить товары, но и предоставлять услуги, например в отношении производимых и иных товаров.

Во-вторых, выражение "relevant goods or services" переводится как "соответствующие товары или услуги", но не как "однородные товары и услуги", которое используется патентным ведомством в Правилах составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Поэтому использование понятия "однородный товар (услуга)" не соответствует Соглашению ТРИПС.

Таким образом, при определении товарного знака или знака обслуживания необходимо использовать:

- термин "товар и (или) услуга", но не "товар или услуга";

- термин "соответствующий товар и (или) услуга" вместо "однородный товар или услуга".

Этим требованиям соответствуют следующие определения.