Тема 7. Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности

1. Классификация договоров, их структура.

2. Определение служебного произведения.

1. В современной экономике все большее значение приобретают не традиционные средства производства (оборудование, материалы и т.п.), а идеи, технические решения, технологии - все то, что принято называть "нематериальными активами". Оборот нематериальных активов, в силу специфики объекта правового регулирования, не может регулироваться теми же нормами, что и оборот материальных объектов; поэтому законодатель предусматривает специальные формы договорных отношений по их поводу. Одним из наиболее распространенных видов договоров в отношении такого рода объектов является лицензионный договор, его исследованию собственно и посвящена настоящая статья.

Лицензионный договор, как самостоятельная разновидность гражданского договора, впервые появился в английском праве в к. XVIII в. как форма реализации прав патентообладателя по использованию изобретения. В отечественном законодательстве понятие "лицензионный договор" до недавнего времени использовалось преимущественно в праве промышленной собственности, но при этом определения, которые законодатель давал лицензионному договору, в различных законодательных актах отличались, и порой существенно. Динамика развития конструкции лицензионного договора в белорусском законодательстве выглядит следующим образом.

Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. "О патентах на промышленные образцы" определил лицензионный договор как договор, по которому патентообладатель (лицензиар) передает право на использование промышленного образца другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. "О товарных знаках (знаках обслуживания)" <4> в действующей редакции устанавливает, что ": право на использование товарного знака может быть передано владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору".

Говоря о переходе исключительных прав, ГК в ст. 984 устанавливает, что ":если иное не предусмотрено законом, к договору, предусматривающему предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре".

Статья 985 ГК определяет лицензионный договор как договор, по которому сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

Итак, предметом лицензионного договора являются исключительные права в отношении определенных объектов права интеллектуальной собственности. Такие объекты права промышленной собственности, как изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, селекционные достижения и топологии интегральных микросхем, являются традиционными объектами, по поводу использования которых заключались лицензионные договоры. С введением в действие нового ГК к числу объектов права промышленной собственности был отнесен и такой нетрадиционный объект права интеллектуальной собственности, как нераскрытая информация. Предметом лицензионного договора не может быть исключительное право в отношении географических указаний (наименований мест происхождения товара и указаний происхождения товара), поскольку это прямо предусмотрено ст. 13 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. "О географических указаниях».

Необходимо однозначно определить, что же является предметом договора. Предмет лицензионного договора по одному определению (п. 3 ст. 984 ГК) представляют права, по другому (п. 1 ст. 985 ГК) - разрешение на использование объектов права интеллектуальной собственности. Однако предмет лицензионного договора не может исчерпываться только определенными исключительными правами; эти права не могут существовать отдельно от объекта. Именно поэтому предмет лицензионного договора представляет собой явление комплексное, представляющее собой определенное исключительное право (или его часть) в отношении конкретного объекта права интеллектуальной собственности.

Практика знает несколько форм лицензионного платежа: паушальная (твердая) сумма - когда заранее рассчитанная сумма должна быть выплачена единовременно или по частям; роялти (периодические платежи)- когда выплаты являются многократными и рассчитываются в соответствующие периоды; комбинированный платеж. Наиболее распространенным способом определения лицензионного платежа является роялти. При этом в качестве базиса для исчисления роялти стороны лицензионного договора могут использовать объем производства (количество выпускаемого товара), отпускную стоимость произведенного товара, прибыль лицензиата и т.п.

Мировой практике известны несколько видов лицензионных договоров:

исключительная лицензия - договор, по условиям которого право использования объекта на оговоренной территории имеет только лицензиат, и даже лицензиар не вправе осуществлять какие либо действия по использованию объекта;

одиночная лицензия - договор, который гарантирует лицензиату, что лицензиар не будет предоставлять лицензий третьим лицам на оговоренной территории;

простая (неисключительная) лицензия - договор, которым просто предоставляется право использовать объект.

Белорусский ГК прямо называет два вида лицензионных договоров:

1) предусматривающий предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (неисключительная лицензия);

2) предусматривающий предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия).

Рассмотрим указанные в ГК виды лицензионного договора более подробно. Простая лицензия предполагает предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензий другим лицам. По этому договору лицензиат получает возможность использования произведения наравне с лицензиаром и иными лицами, которые могут получить аналогичные права по использованию произведения.

Исключительная же лицензия предполагает предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам.

Существенной новацией в белорусском законодательстве является введенное Гражданским кодексом понятие сублицензионного договора - договора о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности, заключаемого лицензиатом с третьим лицом в случаях и пределах, определенных собственно лицензионным договором.

2. Закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон) определяет служебное произведение как произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания или служебных обязанностей. Закон не содержит четкого определения сферы, в которой применяются нормы о служебных произведениях. Тем не менее, можно говорить о том, что понятие "служебное" может использоваться только применительно к произведениям, созданным в рамках трудовых отношений. Подтверждением этому тезису является то, что законодатель использует термин "наниматель", определение которому дается в Трудовом кодексе; согласно ст. 1 ТК наниматель - это юридическое или физическое лицо, которому законодательством предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с работником. Кроме того, законодатель использует понятия "служебные обязанности" и "служебное задание", которые применяются именно в трудовых отношениях.

Первым возможным основанием признания объекта авторского права служебным является то, что его создание входит в служебные обязанности работника. Действующее законодательство не дает непосредственного определения того, что такое "служебные обязанности". Трудовой кодекс использует понятие "служебное положение работника" при определении термина "должность". При этом служебное положение работника определяется кругом его обязанностей, должностными правами и характером ответственности. Исходя из этого можно поставить знак равенства между понятиями "служебные обязанности" и "должностные обязанности". В свою очередь, должностные обязанности предполагают наличие трудовых отношений, которые должны быть оформлены трудовым договором; именно в трудовом договоре или в должностной инструкции и должны быть закреплены служебные обязанности работника. Таким образом, статус служебного произведение может получить в том случае, если его создание входит в трудовые обязанности автора, точнее - в его трудовую функцию, определяемую согласно ст. 19 ТК РБ в трудовом договоре или в должностной инструкции.

Кроме выполнения служебных обязанностей самостоятельным основанием для признания за произведением статуса служебного законодатель называет его создание в порядке выполнения служебного задания. Вопрос о соотношении служебных обязанностей и задания нанимателя заслуживает особого внимания. Согласно ст. 20 ТК РБ наниматель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Поэтому можно говорить о том, что выполнение задания нанимателя, выходящего за рамки служебных обязанностей работника, не должно повлечь признания созданного работником произведения служебным. Само служебное задание может быть как письменным, так и устным, поскольку согласно ст. 53 ТК РБ работник обязан выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) нанимателя, не противоречащие законодательству и локальным нормативным актам.

В соответствии со ст. 9 Закона авторское право возникает в силу факта создания произведения. Поэтому возникновение у нанимателя прав в отношении служебного произведения не зависит от того, уведомил ли его работник о создании произведения.

Таким образом, доказательством служебного характера произведения являются в совокупности документы, подтверждающие наличие между автором и нанимателем трудовых отношений (трудовой договор, контракт), а также документы, определяющие трудовую функцию автора.

Если обратиться к практике использования объектов авторского права, то она достаточно часто сталкивается со случаями, когда стороны желают заключить договор на еще не существующее произведение. При этом интерес лица, заказывающего произведение, состоит не только в том, чтобы автор создал интересующее его произведение, но и в том, чтобы автор был обязан предоставить именно заказчику право использования этого произведения, в том числе и на заранее оговоренных условиях. Авторский договор заказа должен оформлять обязательства автора создать соответствующее условиям договора произведение и передать его заказчику для использования способами, предусмотренными договором, а также обязательства заказчика принять созданное произведение и выплатить автору предусмотренное договором вознаграждение. Моментом перехода прав на использование созданного по заказу произведения является момент приемки его заказчиком.

Условия использования созданного по заказу произведения должны определяться по аналогии с условиями авторского договора. Кроме того, существенным условием авторского договора заказа признается определение размера, порядка и сроков выплаты автору аванса. Ответственность автора в случае невыполнения обязательств по созданию произведения в соответствии с условиями договора ограничивается обязанностью возместить заказчику только причиненный реальный ущерб.