Распоряжение исключительными патентными правами

Патентообладатель может не только самостоятельно использовать принадлежащую ему разработку, но и предоставить право на ее использование другим лицам либо вовсе передать свои права, вытекающие из патента. Соответственно различаются договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор о предоставлении права использования запатентованных разработок.

Договор об отчуждении исключительногоправа на изобретение, полезную модель или промышленный образец означает передачу патентообладателем принадлежащих ему прав другому лицу – физическому либо юридическому. Чаще всего такой осуществляется по модели договора купли-продажи, однако может происходить и в иных формах, а именно в форме договора мены, дарения, включать элементы договоров подряда или услуги и т. д.

Данный договор, в какой бы договорной форме он ни осуществлялся, означает, что к приобретателю патента переходят в полном объеме все права, которыми обладал патентообладатель (то есть передать только часть прав и оставить за собой остальные нельзя).

Ранее данный договор назывался уступкой патентных прав. В настоящее время данный договор регулируется ст.ст. 1365 – 1366 ГК РФ, а также ст. 1234 ГК РФ.

Понятие данного договора раскрывается в ст. 1365 ГК РФ: по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Данный договор заключаются в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1369 ГК РФ).

Статья 1366 ГК РФ предоставляет право автору изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение, сделать публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение. Если автор сделает такое публичное предложение, то он будет освобожден от уплаты патентных пошлин в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по такой заявке.

Сделать такое публичное предложение автор-заявитель может следующим образом: при подаче заявки на выдачу патента на изобретение, он может приложить к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Причем Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (патентное ведомство) публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении.

Все патентные пошлины, от которых освобождается автор, в данном случае обязано уплатить лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления договор об отчуждении патента на изобретение. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

На основании п. 2 ст. 1336 ГК РФ для регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности договора об отчуждении патента к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

Если же никто в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано публичное предложение об отчуждении патента, не изъявит желания заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать в патентное ведомство ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае он должен будет оплатить все патентные пошлины, от уплаты которых он был освобожден.

Сведения об отзыве публичного предложения заключить договор об отчуждении патента на изобретение также подлежат публикации в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (патентного ведомства).

Наряду с отчуждением патентных прав, патентообладатель может выдавать разрешения на использование разработки другими лицами. Выдача таких разрешений осуществляется путем заключения лицензионных договоров.

По лицензионному договору одна сторона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК РФ).

В зависимости от объема передаваемых прав различаются договоры о выдаче простой (неисключительной) и исключительной лицензий.

По договору о выдаче неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и право на предоставление лицензий третьим лицам.

При выдаче исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности и в пределах, предусмотренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование только в части, не передаваемой лицензиату.

Взаимные права и обязанности лицензиата и лицензиара определяются заключенным договором, а также общими положениями ст.ст. 1235 – 1239 ГК РФ, и специальными нормами ст.ст. 1367 – 1369 ГК РФ.

К первой группе относятся условия о сроке и территориальных пределах действия передаваемых прав, круге разрешенных действий, сфере использования разработки, количественных ограничениях и т.п. Срок действия лицензии может быть, в принципе, любым, но не превышающим срока действия самого патента. На практике он обычно меньше, как правило, не превышает 3 – 5 лет.

Патент, выданный в РФ, действует на всей территории РФ. Заключая лицензионный договор, стороны оговаривают территориальные пределы действия лицензии (вся территория РФ, территория субъекта РФ, другая территория и т.п.).

В отличие от отчуждения патента, лицензия может быть выдана не только на все возможные способы использования разработки, но и лишь на некоторые из них, например только на применение разработки, только на ее продажу и т. д.

Наконец, права лицензиата могут быть ограничены какой-либо определенной сферой деятельности или отраслью промышленности, например производством потребительских товаров, предельным количеством выпускаемых изделий и т.п.

Ко второй группе относятся те условия лицензионного договора, которые определяют размер и порядок выплаты лицензионного вознаграждения, гарантии патентообладателя в отношении передаваемой разработки, взаимные обязательства по обмену усовершенствованиями, обязанности по защите передаваемых прав от посягательств третьих лиц и т.п.

Наиболее важным и сложным является определение лицензионного вознаграждения. Его размер и порядок выплаты определяются самими сторонами и, в принципе, могут быть любыми. Но для патентной практики обычен такой способ определения вознаграждения, как:

а) установление единовременного вознаграждения при подписании лицензионного договора (так называемый паушальный сбор);

б) установление текущих отчислений в процентном отношении к извлекаемой прибыли или к цене запатентованного продукта (так называемого роялти).

Условия лицензионного договора не должны нарушать норм законодательства о конкуренции и ограничении монополистической деятельности (например, лицензиар не может диктовать лицензиату цены на реализуемую продукцию, запрещать заключать договоры с определенными категориями лиц и т.п.

Данный договор заключаются в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1369 ГК РФ).

Ст. 1368 ГК РФ предоставляет патентообладателю право подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (патентное ведомство) заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии).

В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.

Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Если же патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии не получал предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора на условиях, содержащихся в его заявлении, по истечении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления об открытой лицензии. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Указанный федеральный орган публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления.